【OIモデル契約書 VOL.3】活用のポイントと解説＜後編：共同研究開発契約書とライセンス契約書＞

特許庁は2020年6月、オープンイノベーションに特化した契約書の雛形「モデル契約書Ver1.0」を公開しました。主に大企業とスタートアップが契約を結ぶケースを想定した契約書雛形となっており、特にスタートアップにとっては実用性の高いものとして期待が寄せられています。

TOMORUBAでは、オープンイノベーションのプレイヤーにこのモデル契約書を余すことなく使い尽くしてもらうため、モデル契約書にフィーチャーした特集を組んでいます。第一弾として、特許庁のモデル契約書仕掛け人へのインタビューを先日公開、そして第二弾として公開されている4種類のモデル契約書のうち「秘密保持契約書（NDA）」と「PoC契約書」の要点や注意点を解説しました。

今回の特集第三弾では、残りのふたつのモデル契約書である「共同研究開発契約書」と「ライセンス契約書」について解説します。今回も引き続き、モデル契約書のプロジェクトメンバーとして参加し、TOMORUBAでも弁護士コラムを連載中の山本飛翔弁護士に監修していただいています。

※記事内で「要点」「注意点」として挙げているポイントは、編集部及び山本弁護士がピックアップしたものであり、モデル契約書プロジェクトの総意とは異なる場合があります。予めご了承ください。

共同研究開発契約書とライセンス契約書について解説

公開されているモデル契約書は、製造業におけるオープンイノベーションを想定した仮装の取引事例を設定し、プロセスごとに全4種類の雛形が用意されています。

　1.秘密保持契約書（NDA）　←前回記事で解説

　2.PoC契約書　←前回記事で解説

　3.共同研究開発契約書　←本記事で解説

　4.ライセンス契約書　←本記事で解説

本記事では、4種類のモデル契約書のうち、「共同研究開発契約書」と「ライセンス契約書」について解説をしていきます。

モデル契約書ver1.0 共同研究開発契約書（新素材）のポイントと解説

秘密保持契約を結びオープンイノベーションを検討し、PoCで成果が確認できたら、次は共同研究開発のステップに進むことになります。ここからは共同研究開発契約書を作成するにあたってのポイントや注意点を解説していきます。

M&AやEXITを見据えて成果物の帰属はスタートアップに

これまで、スタートアップと大企業の共同研究開発でよくある契約の巻き方として、例えば「大企業が開発資金を出すから成果物の権利の大部分は大企業に帰属させる」といった事例が多くありました。

しかしスタートアップにとっては自分たちのコアな部分の技術やアイデアが大企業に帰属してしまうのは非常にデメリットが大きいです。自分たちが作り上げた技術なのにライセンスが自由にできないだけではなく、将来M&AによるEXITを目指した時に、M&Aのスキームにもよりますが、例えば、事業譲渡によるM&Aを実行しようとすると、共有持分権者の同意がなければ特許権の共有持分権を移転できない場合があり、大きな足かせとなりかねません。

そのため、モデル契約書ver1.0共同研究開発契約書の第7条では、共同発明にかかる知的財産権はスタートアップ側に帰属することを明記しています。

もしも特定の特許権を特定の大企業と共有してしまうと、特許公報の公開に伴い、当該事業会社との強いつながりがあることを推察され、ライバル企業が当該スタートアップとのアライアンス等に消極的になってしまうリスクもあります。

権利の吸い上げではなく、お互いが利するビジネススキームを構築する

オープンイノベーションのビジネススキームはどちらかのみが利する形をとると、利益の総体が小さくなりがちです。そのため利益を吸い上げるようなビジネススキームはとらず、自社の利益が相手のメリットになるようなビジネススキームを構築するべきです。

ひとつ実例を挙げるならば、クレジットカードのVISAと決済システムのスクエアが良い例です。スクエアはスマートフォンやタブレットがあれば簡単にクレジットカード決済が導入できるサービスで、VISAはスクエアに出資しています。

つまり、スクエアが成長すればするほど、クレジットカード決済の環境が整っていくので、VISAにとっても売上が伸びる要因になるわけです。

このように、大企業がスタートアップの足かせを作らないように、対等なパートナーとしてビジネススキームを構築するのは両社にとってメリットがあります。大企業がスタートアップを搾取しないのもそうですが、だからといって大企業が手ぶらで帰るという事があってもいけません。

ですから例えば、大企業が特定の事業領域において、スタートアップの持つ技術を一定期間無償で独占的なライセンスを与える、というのもひとつの手です。こうすれば大企業にとっては特許を取得したことと同程度のメリットを受けられる可能性がありますし、スタートアップにとっても、特許権を自社単独で保有できるため悪い話ではありません。

マネタイズまで時間がかかる場合はマイルストーン払いの検討を

モデル契約書ver1.0では、対価の支払い方法として「マイルストーン払い」の導入検討を勧めています。マイルストーン払いは創薬の分野で一般的に用いられる支払い方式で、主にマネタイズまで時間がかかる場合に導入されています。

スタートアップはマネタイズまで時間がかかってしまうと、次回資金調達までの資金繰りが難しくなるケースがありますから、いくつかメルクマールを設けて、そのメルクマールを達成したら支払いが発生するマイルストーン払いが適していることもあるはずです。

モデル契約書のケースだと、新素材を使って車のミラーを作るという設定ですが、この場合各工場の製造ラインの策定や、当該部品の周流に関わってくる会社によっては、当該ミラーについての認証を通す必要があったりと、時間がかかります。このようなケースではマイルストーン払いが有効な手段となるでしょう。

モデル契約書ver1.0 ライセンス契約書（新素材）のポイントと解説

スタートアップのブランディングの観点から、製品に該当技術の名称を記載してもらう

ライセンス契約が必要な場面やその内容は、事案によって異なる部分も少なくありませんが、一点重要なポイントとして挙げるとすれば、製品に組み込む新技術に商標を付し、ブランディングに利用することを契約に盛り込むことです。

スタートアップが特徴的な技術を生み出したら、その技術に名称（商標）をつけることが考えられますが、この商標はスタートアップのブランディングに重要なポイントです。大企業がその技術を採用した製品の説明書やウェブサイトなどに当該商標を記載してもらうことを契約書に盛り込んでおけば、大企業の信用と相まってブランド価値は上がっていくはずです。

大企業にとっては細かなことですが、スタートアップにとっては成長のきっかけになりますし、資金調達にもプラスの影響が出る実績となります。

【編集後記】名をとらず実をとる契約書を

モデル契約書ver1.0の特集を通じて感じたのは、徹底して「名をとらず実をとる」を実践していることでした。本記事で紹介しただけでも、「一定期間限定での独占的ライセンス提供」や「マイルストーン払い」、そして「製品に採用技術の名称を記載」など、特にスタートアップ側にとっては効果的なテクニックが満載です。

契約周りの業務は一度雛形を使ったり前例ができてしまうと、アップデートされない傾向があります。しかしモデル契約書ver1.0は、むしろ契約こそ最善を尽くして向き合うスタートアップ的な姿勢が大事であることを啓蒙しているのではないでしょうか。

（監修：山本飛翔、編集：眞田幸剛、取材・文：久野太一）